LA LEY 1/2019 DE SECRETOS EMPRESARIALES: UN MARCO JURÍDICO COMPLETO Y EQUILIBRADO

07-03-2019

Tras la publicación el pasado 21 de febrero de la ley 1/2019 relativa a los secretos empresariales (en adelante, LSE), se transpone definitivamente la Directiva 2016/943 relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas. La presente Directiva armoniza las legislaciones de los Estados miembros en una materia que afecta al mercado europeo.

Por lo tanto, la directiva pretende buscar un equilibrio entre protección de las creaciones e innovaciones de las empresas con el fin de garantizar su competitividad, y la difusión e información que permite propiciar el intercambio de conocimientos técnicos innovadores en el mercado, y todo ello partiendo que las empresas : “utilizan la confidencialidad como una herramienta de gestión de la competitividad empresarial y de la innovación en investigación, para proteger información de muy diversa índole” (Segundo Considerando del Preámbulo de la Directiva).
 
Antes de la adopción de la presente Ley de transposición,  la regulación del secreto empresarial estaba regulado de manera esporádica y se contemplaba únicamente en la normativa relativa a la competencia desleal (artículo 13 de la Ley 3/1991 de Competencia Desleal).

Ahora bien, la nueva ley sobre el secreto empresarial no aniquila por completo lo dispuesto en la Ley de Competencia Desleal, dado que la violación del secreto empresarial sigue siendo una conducta de competencia desleal. Así, de acuerdo con la disposición final segunda de la ley 1/2019, por la se modifica el articulo 13 de la Ley 3/1991 : “se considera desleal la violación de secretos empresariales, que se regirá por lo dispuesto en la legislación de secretos empresariales”.

Las principales novedades que nos ofrece el nuevo marco jurídico en materia de secretos empresariales, que entrará en vigor el próximo 13 de marzo, son las siguientes:

I - CONCEPTO DE SECRETO EMPRESARIAL

La nueva normativa, en su artículo 1, recoge la definición amplía del secreto empresarial, establecida en la directiva. El concepto de secreto empresarial abarca cualquier información o conocimiento (tecnológico, científico, comercial) que cumpla con los siguientes requisitos: 

• Carácter secreto de la información o conocimiento
• Valor empresarial (real o potencial)
• Medidas razonables para mantener aquella información o aquel conocimiento secreto

A título de ejemplo, entraría en el ámbito de protección de la ley la información detenida sobre clientes, un método de trabajo, o un algoritmo.  Sin embargo, como lo señala el preámbulo de la Ley de secretos empresariales el ámbito de protección de la ley no se extiende a la “experiencia y competencias adquiridas por los trabajadores durante el normal transcurro de su carrera profesional”.

A veces resulta difícil distinguir entre los conocimientos adquiridos por el empleado a la raíz de sus competencias y experiencia y los conocimientos que constituyen un secreto empresarial . Así pues, el conocimiento que procura el empleador a sus empleados para el desempeño de sus funciones no se puede considerar como competencia propia del empleado.

II - CONDUCTAS LÍCITAS Y CONDUCTAS ILÍCITAS

La ley efectúa una distinción entre conductas que constituyen una obtención o revelación lícita del secreto y las conductas que constituyen una violación del secreto empresarial.

Por una parte, se consideran como lícitas las conductas consistentes en la obtención o revelación de un secreto empresarial, cuando persiguen un interés de mayor tutela como la libertad de expresión e información garantizada por la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea o el descubrimiento de una irregularidad o actividad ilegal.

Por otra parte, se contempla una violación del secreto empresarial cuando su obtención,  utilización o revelación se hizo ilegalmente.

En primer lugar, la obtención de un secreto empresarial constituye una violación de este cuando se obtienes sin el acuerdo de su titular, esto es, mediante un acceso no autorizado a los documentos o mediante una conducta desleal.

 
En segundo lugar, hace una utilización o revelación ilegal:

• El que aun habiendo obtenido legalmente el secreto, hace una utilización o revelación de este sin el consentimiento del titular del secreto (incumpliendo por ejemplo un acuerdo de confidencialidad).

• El que obtiene, utiliza o revela el secreto, a sabiendas o habiendo podido saber, en el momento de su obtención que lo obtenía del alguien que lo utilizaba o revelaba ilegalmente.

En tercer lugar, también constituye una violación del secreto empresarial el hecho de producir, comercializar, importar o exportar mercancías infractoras, esto es mercancías “cuyo diseño, características, funcionamiento, proceso de producción, o comercialización se benefician de manera significativa de secretos empresariales obtenidos, utilizados o revelados de forma ilícita”. (Art. 3.4 LSE)

III - LOS ASPECTOS PATRIMONIALES DEL SECRETO EMPRESARIAL

La normativa de transposición va más allá de lo dispuesto en la directiva, ya que se regula en ella los aspectos patrimoniales del secreto empresarial. La ley reconoce al titular de un secreto empresarial un derecho subjetivo de carácter patrimonial al establecer en su artículo 4 el carácter transmisible del secreto empresarial. En la misma línea, tal y como se regula en el artículo 5 de la LSE,  el secreto empresarial podrá ser de titularidad de varias personas. Asimismo, de acuerdo con el artículo 6 de la referida normativa,  los titulares de un secreto empresarial podrán conceder su uso a través de licencias exclusivas o no exclusivas (arts. 6 y 7 de LSE).

IV - NOVEDADES PROCESALES: 

Herramientas a disposición del titular del secreto empresarial

La LSE pone a disposición del titular del secreto empresarial un catálogo de herramientas. El artículo 9 de la ley prevé una serie de acciones en vía civil como la declaración de la violación del secreto en vía judicial, así como su cesación, la prohibición de las actuaciones que lo vulneran, incautación de la mercancía infractora , atribución de la propiedad de estas, daños y perjuicios, publicación de la sentencia.

 Es preciso señalar que estas acciones prescriben a los 3 años a partir del conocimiento de la violación por el titular del secreto.

Reglas para preservar el tratamiento confidencial de la información 

Siguiendo lo previsto en la Directiva, la ley establece reglas cuyo fin es preservar el tratamiento confidencial de la información en el marco del proceso (art. 15 LSE). Todas las personas que intervienen en el proceso (abogados, procuradores etc.…) no podrán revelar la información que constituye un secreto empresarial, así como la información declarada por los jueces como confidencial.

Medidas cautelares adecuadas para la tutela judicial del secreto empresarial 

Asimismo, la ley prevé una serie de medidas cautelares que permiten el cese de una conducta que vulnera el secreto empresarial. Su titular podrá pedir por ejemplo el cese o la prohibición de la utilización o revelación del secreto,  así como la comercialización de mercancías infractoras. También se podrá solicitar la retención de las mercancías infractoras. Será posible pedir el embargo preventivo de bienes para asegurar el pago de daños y perjuicios (art. 21).

Marco normativo para las diligencias de comprobación de los hechos

En cuanto a las diligencias de comprobación de los hechos y a la obtención de la prueba, la LSE remite a la legislación ya existente:

• Así, por lo relativo a las diligencias de comprobación de los hechos, habrá que remitirse a lo dispuesto en el Capítulo II Titulo XII Ley de Patentes (art. 17 LSE)
• Para el acceso a las fuentes de las pruebas, se reenvía a los artículos a), h) y k) de la LEC (art. 18 LSE)
• Medidas de aseguramiento de prueba, se reenvía a los artículos 297 de la LEC (art. 19 LSE)

Por un lado, la ley persigue un justo equilibrio entre protección de los conocimientos e informaciones claves de una empresa y circulación de la información que propicia las innovaciones en el mercado. Pese a que la ley da una definición amplia del secreto, pero no cualquier conducta se considera de una violación de secretos empresariales.

Por otro lado, las reglas procesales establecidas por la nueva Ley establecen un proceso justo y equitativo, que garantiza la preservación del secreto empresarial sin constituir una traba desproporcionada para el comercio en el mercado interior.